סימן מסחר שנרשם בישראל מגן על המותג בישראל בלבד. עסק שמוכר באמזון בארה"ב, מייצר בסין, מפיץ באירופה או מגייס משקיעים מחו"ל צריך הגנה גם שם. הבשורה הטובה היא שכבר לא חייבים לפתוח הליך נפרד בכל מדינה. אמנות בינלאומיות מאפשרות להגיש בקשה אחת ולבחור בה רשימת מדינות. מנגד, כל מדינה בוחנת את הבקשה לפי הדין שלה, ובחירה לא נכונה של מסלול או של מדינות עולה כסף ולפעמים גם את המותג עצמו.
בקצרה: אין "סימן מסחר עולמי". יש שלוש דרכים להגן על מותג בחו"ל: רישום לאומי בכל מדינה, סימן אירופי אחד שמכסה את כל מדינות האיחוד, ובקשה בינלאומית לפי פרוטוקול מדריד שמוגשת דרך רשות הפטנטים בישראל. מי שהגיש בקשה בישראל יכול להגיש במדינות אחרות בתוך שישה חודשים ולשמור על תאריך ההגשה הישראלי.
שלושת המסלולים לרישום סימן מסחר בחו"ל
| מסלול | איך זה עובד | יתרונות | חסרונות |
|---|---|---|---|
| רישום לאומי | בקשה נפרדת ישירות במשרד סימני המסחר של כל מדינה, בדרך כלל דרך עורך דין מקומי | שליטה מלאה בניסוח לפי הדרישות המקומיות. חובה במדינות שאינן חברות בפרוטוקול מדריד | יקר כשמדובר בהרבה מדינות. כל מדינה מנוהלת לחוד |
| סימן אירופי (EUTM) | בקשה אחת למשרד הקניין הרוחני של האיחוד האירופי (EUIPO) | רישום אחד שתקף בכל מדינות האיחוד. ניהול וחידוש במקום אחד | התנגדות שמתקבלת במדינה אחת עלולה להפיל את הבקשה כולה. אפשר אז להמיר אותה לבקשות לאומיות |
| פרוטוקול מדריד | בקשה בינלאומית אחת דרך רשות הפטנטים בישראל אל WIPO, עם רשימת מדינות לבחירה | טופס אחד, שפה אחת, ניהול וחידוש מרוכזים. אפשר להוסיף מדינות בהמשך | תלות בבקשה הישראלית בחמש השנים הראשונות. כל מדינה עדיין בוחנת לפי הדין שלה |
איך עובד פרוטוקול מדריד
ישראל הצטרפה לפרוטוקול מדריד ב-2010, ומאז זה המסלול הנפוץ ביותר לעסקים ישראליים. התהליך:
- בקשת בסיס בישראל. הבקשה הבינלאומית נשענת על בקשה או רישום בישראל, ולכן היא יכולה לכסות רק את מה שמופיע בבקשה הישראלית.
- הגשה דרך רשות הפטנטים לארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO), עם רשימת המדינות או הארגונים האזוריים, כמו האיחוד האירופי, שבהם רוצים הגנה.
- בחינה בכל מדינה. כל מדינה שנבחרה בוחנת את הסימן לפי הדין המקומי ויכולה לסרב בתוך פרק זמן שנקבע באמנה. סירוב במדינה אחת לא פוגע ביתר המדינות.
- ניהול מרוכז. חידוש, שינוי בעלות או שינוי כתובת נעשים פעם אחת לכל המדינות.
כדאי להכיר את "ההתקפה המרכזית". בחמש השנים הראשונות הרישום הבינלאומי תלוי בבקשה הישראלית. אם הבקשה הישראלית נדחית או מבוטלת בתקופה הזו, ההגנה בכל המדינות נופלת איתה. אפשר להמיר אז את ההגנה לבקשות לאומיות ולשמור על התאריך, אבל זה כרוך בעלות נוספת. לכן כדאי שהבקשה הישראלית תהיה חזקה ומנוסחת נכון מההתחלה.
ששת החודשים הקריטיים: דין קדימה
לפי אמנת פריז, מי שהגיש בקשה לסימן מסחר במדינה אחת יכול להגיש במדינות אחרות בתוך שישה חודשים, וההגשות האלה ייחשבו כאילו הוגשו ביום ההגשה הראשון. התקופה הזו היא הזמן להחליט באילו מדינות צריך הגנה. מי שמפספס אותה עדיין יכול להגיש, אבל בתאריך מאוחר יותר. בינתיים מישהו אחר עלול להקדים אותו.
ארצות הברית
בארה"ב הזכות לסימן מבוססת על שימוש מסחרי, וזה משפיע על התהליך:
- אפשר להגיש על סמך שימוש קיים בארה"ב או על סמך כוונה כנה להשתמש. בכל מקרה, לפני הרישום, או בשלב מוקדם יותר כשהבקשה מבוססת על שימוש, צריך להציג הוכחת שימוש אמיתית במסחר.
- רשימת המוצרים צריכה להיות מנוסחת לפי הכללים של משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO). ניסוח כללי שעובר בישראל נתקל שם לא פעם בדרישות לתיקון.
- בין השנה החמישית לשישית לאחר הרישום צריך להגיש הצהרת שימוש. מי שלא מגיש מאבד את הסימן.
- מוכרים באמזון בארה"ב: Brand Registry של אמזון בארה"ב דורש סימן אמריקאי רשום או בקשה תלויה ועומדת. סימן ישראלי לא מספיק.
סין
בסין הסימן שייך למי שרשם אותו ראשון, גם אם לא השתמש בו. לכן נפוצה שם תופעה של רישום מותגים זרים על ידי גורמים מקומיים, לפעמים אפילו על ידי המפעל שמייצר עבורכם. אחר כך הם דורשים כסף כדי להעביר את הסימן לבעלים האמיתי, או חוסמים משלוחים. כמה כללים:
- לרשום בסין לפני שמראים את המוצר למפעלים, לא אחרי.
- לשקול לרשום גם גרסה בתווים סיניים של השם, כי זה השם שבו הצרכן המקומי יכיר את המותג.
- שיטת הבחינה הסינית מחלקת כל סוג לתתי-סוגים. רישום שלא מכסה את תת-הסוג הנכון משאיר פרצה, ולכן לעיתים עדיף להגיש בקשה ישירה בסין ולא דרך פרוטוקול מדריד.
מי שמייצר בסין ומוכר באמזון יכול לקרוא גם את המאמר על פטנט מדגמי מול פטנט המצאתי לסוחרי אמזון.
האיחוד האירופי ובריטניה
סימן אירופי מכסה את כל מדינות האיחוד ברישום אחד, ולכן הוא משתלם כמעט לכל עסק שמוכר בכמה מדינות באירופה. מאז הברקזיט בריטניה כבר לא חלק ממנו. מי שצריך הגנה בבריטניה צריך לבקש אותה בנפרד, ישירות או דרך פרוטוקול מדריד.
מדינות שאינן חברות בפרוטוקול מדריד
הפרוטוקול מכסה יותר מ-130 מדינות, אבל לא את כולן. בין המדינות שלא ניתן לבחור דרכו נמצאות למשל טייוואן וארגנטינה, וגם חלק ממדינות המזרח התיכון ואמריקה הלטינית. במדינות כאלה צריך להגיש בקשה לאומית ישירה דרך עורך דין מקומי. לפני ההגשה כדאי לבדוק את הרשימה העדכנית באתר WIPO.
איך בוחרים מדינות בלי לבזבז כסף
לא צריך לרשום בכל העולם. שאלות שעוזרות להחליט:
- איפה אתם מוכרים היום, ואיפה אתם מתכננים למכור בשלוש עד חמש השנים הקרובות?
- איפה המוצר מיוצר? מדינת הייצור חשובה גם אם לא מוכרים בה.
- באילו פלטפורמות אתם מוכרים, ובאילו מדינות הן דורשות סימן מקומי?
- איפה פועלים המתחרים והזייפנים העיקריים בתחום?
- באילו שווקים יבדקו את המותג משקיעים או רוכשים פוטנציאליים?
מה שלא נבחר היום לא אבוד: בפרוטוקול מדריד אפשר להוסיף מדינות לרישום הבינלאומי גם בהמשך, אבל ההגנה במדינה שנוספה מאוחר נספרת מיום ההוספה.
כמה עולה רישום סימן מסחר בינלאומי
העלות מורכבת מאגרה בסיסית ל-WIPO, מאגרה נפרדת לכל מדינה שנבחרה (גובהה משתנה מאוד בין מדינות ולפי מספר הסוגים), מאגרת ההגשה בישראל ומשכר טרחה. כשמדינה מוציאה סירוב, צריך להוסיף לרוב עורך דין מקומי כדי להשיב לו. בסימן אירופי משלמים אגרה אחת לכל האיחוד, שגדלה עם מספר הסוגים. לעסק שמוכר בכמה מדינות באירופה זה בדרך כלל זול בהרבה מרישומים לאומיים נפרדים.
טעויות נפוצות
- לחכות עם הרישום בחו"ל עד שהמוצר כבר נמכר שם.
- להסתמך על הרישום הישראלי מול פלטפורמות בחו"ל.
- להגיש בקשה ישראלית חלשה שעליה נשען כל הרישום הבינלאומי.
- לא לבדוק התנגשויות מקומיות. סימן פנוי בישראל יכול להיות תפוס בגרמניה.
- להעתיק לבקשה האמריקאית את רשימת המוצרים הישראלית כמו שהיא.
שאלות נפוצות על רישום סימן מסחר בינלאומי
יש דבר כזה סימן מסחר עולמי?
לא. גם בקשה לפי פרוטוקול מדריד יוצרת סדרה של הגנות לאומיות במדינות שנבחרו, וכל אחת מהן נבחנת בנפרד.
כמה זמן לוקח לקבל הגנה בחו"ל?
זה משתנה ממדינה למדינה. באיחוד האירופי בקשה שעוברת חלק נרשמת בדרך כלל בתוך חודשים. בארה"ב ובסין התהליך ארוך יותר.
אפשר להוסיף מדינות אחרי ההגשה?
כן. בפרוטוקול מדריד אפשר להגיש ייעוד מאוחר של מדינות נוספות לרישום הבינלאומי הקיים.
מה קורה אם הבקשה בישראל נדחית?
אם זה קורה בחמש השנים הראשונות, ההגנה הבינלאומית נופלת בכל המדינות. אפשר להמיר אותה לבקשות לאומיות ולשמור על תאריך הקדימה, בתשלום נוסף.
אני מוכר רק באמזון ארה"ב. אני צריך גם סימן ישראלי?
לא בהכרח, אפשר להגיש ישירות בארה"ב. בכל זאת, לעסק ישראלי שמוכר גם כאן, רישום ישראלי יחד עם בקשה לפי פרוטוקול מדריד הוא לעיתים קרובות הדרך המשתלמת.
ליווי ברישום סימן מסחר בינלאומי
עו"ד אורלי ספיר סחייק מלווה יזמים, יבואנים ויצואנים ברישום סימני מסחר בישראל ובחו"ל: בחירת מסלול ומדינות, ניסוח הבקשה, ותיאום מול עורכי דין מקומיים כשמתקבל סירוב. התהליך מתחיל ברישום סימן מסחר בישראל. לפרטים ראו עורך דין סימני מסחר, או חייגו 04-852-8528.
